从“沪江”商标之争看未注册商标的保护

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　　沪江公司和上海理工大学围绕“沪江”商标激战正酣，无论商评委的裁定结果如何，未能满足诉求的一方必然会提出行政诉讼甚至是上诉，其结果是未来几年该商标仍将继续处于漩涡中旋转，各方都无法真正掌握该商标权。对于沪江公司及其创始人而言，或许坐下来与母校促膝长谈，通过利益交换实现双方对“沪江”商标的划江而治是最现实也是利益最大化的解决方案。

　　一、纷争始末

　　2018年4月18日，上海市高院就上海理工大学与沪江教育科技(上海)股份有限公司(以下简称“沪江公司”)侵害权纠纷作出了二审宣判，双方的纠纷算是尘埃落地，但是就“沪江”商标的争议并未就此终结。围绕“沪江”商标的权属之争大戏从2006年上演至今，中间的故事可谓跌宕起伏，“沪江”商标究竟花落谁家目前暂无定数。

　　故事要追溯到沪江网创办的最初，双方就“沪江”商标所结下的恩恩怨怨也由此开始。2001年，还在上海理工大学外语学院求学的伏彩瑞同学创办了英语学习网站，作为上海理工大学的学生，伏彩瑞很自然地将上海理工大学的旧称“沪江大学”作为其网站的名称。最开始的伏彩瑞同学并没有多大野心，也不认为将这个倾注了心血的网站起名叫“沪江”有什么不妥。

　　2006年，随着沪江网的用户人数初具规模，伏彩瑞决定将沪江英语学习网站从小打小闹的运营，正式上升到企业化的发展模式中。2006年11月3日，伏彩瑞向商标局提交了“沪江英语”的商标申请(第5700432号商标)。2007年，当伏彩瑞收到商标局发出的驳回通知书后才知道同校同学陶涛已经先于自己1个月申请了“沪江英语”商标，自己的申请因为存在在先商标被驳回了。为了扫清第5700432号“沪江英语”商标的注册障碍，伏彩瑞在陶涛申请的“沪江英语”初步审定公告后向商标局提出了商标异议，这是伏彩瑞围绕“沪江英语”商标与案外第三人展开的第一次交锋。历经两年商标异议程序，在先的“沪江英语”商标异议成立，不予注册，在后的第5700432号“沪江英语”商标看到胜利的曙光。2013年9月28日第5700432号“沪江英语”商标核准注册，核定服务项目为第41类教育、培训、组织教育或娱乐竞赛等项目。

　　第5700432号“沪江英语”商标似乎已成为沪江公司囊中之物，沪江公司出于自身的战略发展需要后续又连接申请并核准注册了诸如“沪江网校”、“沪江”、“沪江英语”等一系列的近似商标。

　　2016年2月25日，伏彩瑞的母校——上海理工大学向商标局提出了“沪江大学”的商标申请(第19156448号商标)。由于第41类的相同服务上已经存在了“沪江英语”等一系列在先商标，上海理工大学的“沪江大学”商标以存在“在先近似商标”被商标局驳回了。上海理工大学一边准备商标复审，一边以“沪江”是其未注册驰名商标等为由向沪江公司提出了商标侵权诉讼。2017年8月，上海知识产权法院认定上海理工大学未提供充分证据证明“沪江"商标已成为其未注册驰名商标，因此商标侵权诉讼不成立。同年11月，商标局接受了上海理工大学的复审意见，同意授予“沪江大学”商标权，并于2017年11月21日对该商标进行初步审定公告。

　　输掉商标侵权诉讼官司的上海理工大学向上海市高院提出了上诉，而沪江公司也通过对“沪江大学”商标提出异议的方式进行反击。如前文所述，2018年4月18日，上海市高院二审判决维持原判，上海理工大学所主张的“沪江"商标已成为其未注册驰名商标的事实不能成立。2018年9月，在第5700432号“沪江英语”商标即将核准注册满五年的关键时间点之前，上海理工大学提出了无效宣告。时至近日，“沪江”究竟应该是谁的商标仍然处于悬而未决的状态，沪江公司与上海理工大学依然围绕“沪江”商标相互角力。

　　二、法律适用

　　“沪江”商标之争想必给商评委出了一道难题。第5700432号“沪江英语”商标申请于2006年，当中经历了2001年、2013年以及2019年三次修订的商标法，根据“实体从旧，程序从新”的原则，上海理工大学针对第5700432号“沪江英语”商标的无效宣告应当适用2001年第二次修正后生效的商标法(以下简称2001版商标法)。2001版商标法与2014、2019版商标法对于未注册商标的保护的重大差异体现在商标法第15条。

　　按照2019版商标法第15条第2款的规定：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”而2001版商标法中不具有该条款。上海理工大学无法就“基于特殊信赖关系”请求保护其在先使用的未注册商标。

　　除了第15条以外，上海理工大学还可以依据第31条(即2019版第32条)恶意抢注和第41条第1、2款(即2019版第44条第1款和第45条第1款)请求商标无效。商标法第31条和第41条第1款两个条款均规定了“不正当手段”，但是二者的内涵完全不一致。根据《最高院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第18条中的解释，商标法第31条中的不正当手段是指商标申请人同时具备明知或应知他人在先商标以及具有占用他人商标商誉的恶意，如果在先使用商标已经有一定影响而商标申请人明知或应知该商标则可以推定为恶意，反之，如果商标申请人能够举证证明其没有利用在先使用商标商誉，则不构成第31条中所述的“不正当手段”。第44条第1款中所规定的“不正当手段”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋求不正当利益的情形，该条款强调的是公权利遭到损害的救济措施。沪江公司将“沪江英语”申请商标的行为并未损害公共利益或不正当占用公共资源，沪江公司也没有试图通过注册“沪江英语”谋求不正当利益，因此上海理工大学也很难依据第41条第1款请求商标无效。

　　对于商评委而言，争议焦点最后集中在商标法第31条的适用，即伏彩瑞申请“沪江英语”的行为是否构成恶意抢注。商标法第31条的适用，具有主体和时间两方面的限制。主体上，只有商标所有人或利害关系人可以提出无效宣告请求;时间上，无效宣告请求时间在商标注册之日起五年内。如果时间已超过五年之期之限则只能由驰名商标的所有人(不包含利害关系人)针对恶意注册行为提出无效。上海理工大学针对“沪江英语”提出商标无效宣告的时间，距离五年之期限仅剩8天，真可谓是踩着上课铃声进教室。考虑到之前商标侵权诉讼一审、二审判决书中所认定的“上海理工大学大学使用‘沪江’标识并未达到驰名商标的知名程度”的结论，倘若超过5年时间，就难以撼动第5700432号“沪江英语”商标了。

　　那么按照2001版商标法第31条的标准，沪江公司创始人伏彩瑞申请“沪江英语”商标的行为是否构成恶意抢注呢?根据《商标审查及审理标准》(2017)的规定，要满足该条款的适用要件除了商标相同相似，服务相同相似以外，他人商标需要在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响以及商标申请人采取了不正当手段。按照伏彩瑞曾就读于上海理工大学的事实和本人多次在公开场合承认“沪江”二字源于沪江大学，可以认定伏彩瑞明知在先“沪江”标识的存在从而推定具有“不正当手段”。在上海理工大学诉沪江商标侵权案件中，对“沪江”是否是上海理工大学的未注册商标没有评价，但是认可了“上海理工大学大学在市场中使用了‘沪江’标识”。据此，可以确定上海理工大学已经可以完成“在先使用”以及“商标申请人采取了不正当手段”要件的举证责任。决定本案走向的关键在于上海理工大学的使用“沪江"标识是否具有一定影响。这个难题算是正式抛给了商评委。

　　第5700432号“沪江英语”从2001年首次在非营利性网站上使用起算，截止到2019年已超过18年的使用时间。伏彩瑞和沪江公司对“沪江”商标的经营和投入可谓巨大，根据(2016)沪73民初368号民事判决书中内容显示，仅2014年至2016年三年时间沪江公司的累计广告的费用约3亿元人民币。同时，根据沪江公司提供的调查报告显示30.9%的被访者认知的沪江是在线教育，只有4.6%的被访者认知的是沪江大学。目前在相关公众的认知中，已经建立了“沪江英语”和沪江公司之间的对应关系。商标权利既是司法制度对勇于花精力斥巨资经营品牌的经营主体的奖励，也是对经营主体实际利用“商标”达到的优势地位的追认。商评委是否会承认沪江公司对“沪江英语”商标的商誉增加所作出的贡献，以及认可实际上该商标已经指向于沪江公司而不是上海理工大学?

　　从另一个角度上讲，第31条(2019版商标法第32条)是对诚实信用原则的细化，是对我国商标先申请制的补充。从多方多次就“沪江”商标的真正归属权发生争议，导致“沪江英语”商标从2006年申请至今，长达14年的时间内一直处于权利不稳定，归属不清楚的境地，究其原因还是在于各方内心对诚实信用基石的认可，对人类最朴素价值观念的期待。从立法的高度上看，如果要求经营主体在经营活动中遵守诚实信用的原则，制止恶意抢注行为，需要从司法层面树立判例指导后续的行为，引导经营主体向善。“沪江”商标权属的纷争实则是效率和公平之争，是“原罪”和“洗白”之争。

　　沪江公司和上海理工大学围绕“沪江”商标激战正酣，无论商评委的裁定结果如何，未能满足诉求的一方必然会提出行政诉讼甚至是上诉，其结果是未来几年该商标仍将继续处于漩涡中旋转，各方都无法真正掌握该商标权。对于沪江公司及其创始人而言，或许坐下来与母校促膝长谈，通过利益交换实现双方对“沪江”商标的划江而治是最现实也是利益最大化的解决方案。

　　来源：IPRdaily

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